国家知识产权局于2023年11月3日发布了《关于实用新型专利保护客体判断的指引》（以下简称《指引》），以加强知识产权源头保护，强化知识产权申请注册质量监管、引导创新主体准确理解实用新型专利保护客体的边界，促进实用新型专利申请撰写和答复质量的提高，推动实用新型专利制度高质量发展。本文将基于我国实用新型专利制度的现状，从实用新型专利的撰写、授权以及确权维权等方面，解读《指引》所提出的具体内容，并为创新主体提供的实务建议。
一、实用新型专利制度现状
我国实用新型制度自其设立以来，由于其不经过实审、授权快、且能够保护发明高度略低的“小发明、小创造”等的特点，一直以来都是为广大中国企业所重视的专利类型。近年来，实用新型制度还与高新技术企业所享受税收优惠等政策相关联，因此受到越来越多创新主体的青睐。
笔者注意到，近年来在专利诉讼中，实用新型专利的侵权诉讼占比较高。权利人在行使权利时往往感觉使用实用新型专利比发明专利更加有效，而且同样能够获得高额赔偿。笔者推测实用新型专利的上述优点主要体现在实用新型专利的技术方案相对简单，侵权比对的难度低。而且在确权程序中，国家知识产权局对于评价实用新型专利的创造性能够结合的现有技术文献数量有较严格的限制，因此即使其发明高度较低，实用新型专利的全部无效的比例与发明专利的比例仍整体相当。在实务中，请求人往往在检索到破坏新颖性的现有技术文献时，才有较大的把握成功无效该实用新型专利。
然而，实用新型专利也面临诸多现实的问题。例如，创新主体在涉及例如材料、算法等技术领域提出的一些改进方案技术进步较小，达不到发明专利的创造性高度而无法授权。在这种情况下，这些方案被包装成实用新型进行申请并获得授权，但这种方案往往并不属于实用新型的保护客体。此外，在诉讼中，实用新型制度也被不当利用，例如权利人通过编造产品的非常规的参数组合获得实用新型权利，从而对于竞争对手提起高额侵权诉讼。这一做法没有保护真正的创新，偏离了专利法的初衷，也不利于构建公平有序的营商环境。
近年来，随着与知识产权相关的经济活动愈发活跃，重视知识产权的创新主体在产品设计、投融资、并购过程中往往要进行尽职调查、FTO等侵权风险排查工作。但筛查出的具有侵权风险的中国专利常常包括大量的实用新型专利。实际上，由于未经过实质审查，其中一些实用新型的权利要求的保护范围过大，不应被授权。尽管如此，创新主体在侵权风险排查时却不得不将其考虑在内。这也带来了很多产品创新的困扰。
二、《指引》的解读
国家知识产局发布的《指引》提供了与实用新型专利保护客体相关的“参照规范”，为解决上述实用新型制度的困扰指明了方向。下文将结合专利实务的各个方面来解读《指引》的相关内容。
2.1 撰写
《指引》对实用新型专利的撰写的质量提出了更严格的要求，披着实用新型外衣的伪实用新型将难以获得授权。实用新型虽然旨在保护“小发明、小创造”，但并不意味着其撰写要求要低于发明的撰写要求。
《指引》首先明确了实用新型专利的保护客体。《指引》指出，根据专利法第二条第三款的规定，实用新型保护客体同时具备三个要素，即：只保护产品、产品的形状和/构造、利用了自然规律的技术方案。
首先，何为产品。《指引》明确指出，产品应当是经过产业方法制造、有确定形状、构造，占据一定空间的实体。一切方法以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利保护的客体。这与审查指南[1]中的规定相同。
第二，何为产品的形状和/或构造。产品的形状可以是在某种特定情况下所具有的确定的空间形状，不具有任意性。产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、阻止和相互关系。在机械领域中，很多情况下，技术方案的改进往往结合了形状、构造以及材料、方法等多个技术要素，因此创新主体在准备申请文件时要加以甄别，判断该技术方案是否可以作为实用新型专利的保护客体，从而撰写出符合规定的权利要求。
为此，《指引》基于审查指南的内容，对于如何判断申请人的技术方案改进的具体内容是否符合客体要求给出了许多具体示例。
首先，对于包含方法特征的权利要求，如果权利要求中使用了已知方法的名称限定产品的形状、构造，例如，以焊接、铆接等已知方法限定各部件之间的连接关系，则该方案作为实用新型专利保护客体是可以被接受的；但如果是对方法步骤和工艺本身的改进，则不属于实用新型专利保护的客体。
举例来说，一种可降解抗菌型保鲜膜套，权利要求中不仅包含了套体采用可降解薄膜制作、末端设有松紧固定带的形状、构造特征，还包含了以提高抗菌剂与薄膜结合强度保证抗菌效果为目的的改进的抗菌加工工艺。该权利要求中实际包含了对方法本身的改进，因此不属于实用新型专利保护的客体。
其次，对于包含材料特征的权利要求，如果进包含已知材料名称的，可以认为属于实用新型专利保护的客体。如，权利要求请求保护一种空气净化滤芯，其特征在于，包括由精密陶瓷制成的硬质外壳，以及外壳内由载银活性炭层、负离子石层、硅藻土层构成的多层复合芯体。其记载了外壳以及复合芯体各层的具体材料，由于上述材料均为已知材料的名称，不包对材料本身的改进，可以认为属于实用新型专利保护的客体。如果包含对材料本身改进的则不属于实用新型专利保护的客体。在涉及到物质的组成或配方含量的材料特征的限定时，应当明确该物质的组成或配方含量是否为已知的。
值得注意的是，即使权利要求中包含了形状/结构特征，但也包含了对方法本身的改进，也不属于实用新型专利保护的客体。
第三、何为技术方案。《指引》认为，需判断申请人要保护的对象是否是利用了自然规律的技术方案，是否解决了技术问题。
目前实务中，由于智能制造的发展，有些创新主体希望为其一些制造产线的“人为布局规划”进行专利保护，典型地例如：工厂流水线的布置方式、测试车间工序工件布局等。这些“人为布局规划”确实提高了生产效率，带来了经济效益。但是，《指引》明确了主要依靠人为规则以及使用方式等改进实现的布局规划不属于实用新型专利保护的客体。这里，人为布局规划通常是指根据人类生产生活的需要，对建筑物、场地空间等做出的，主要依靠人为规则以及使用方式等改进实现的布局规划。由于该类创新解决技术问题或达到技术效果必须依赖于人为规划的改进，其权利要求所要保护的技术方案实质上不符合专利审查指南中有关针对产品形状、构造提出的改进技方案的要求，因而不属于实用新型专利保护的客体。
除上述实用新型专利保护客体的三要素之外，《指引》还指出，不论是独立权利要求、还是从属权利要求都应符合实用新型专利保护客体的相关规定，不能在独立权利要求的符合实用新型专利保护客体的情况下夹带不符合保护客体相关规定的从属权利要求特征。这种情况同样不能获得授权。
2.2 授权
目前，在实用新型专利的初步审查中，如果申请文件存在保护客体的问题，创新主体往往需要答复国家知识产权局发出的审查意见。在这个过程中，创新主体需要更加关注专利申请文本的修改方式。《指引》明确了不能克服不属于实用新型专利保护客体的缺陷的修改方式，其包括：
（1）  独立权利要求具有不符合相关规定的特征，在答复时仅简单删除该特征，可能会导致修改后的权利要求超出原始申请记载的范围，从而不符合专利法第三十三条的规定；
（2）  合并权利要求不能克服该缺陷；和
（3）  仅改说明书也不能克服该缺陷。
由此可看出，对于克服初步审查中的保护客体问题的审查意见，《指引》对于权利要求的修改方式进行了严格的限定，因此创新主体难于通过常规的删除、合并以及修改说明书的方式克服该问题。笔者认为，如果在初期撰写说明书和权利要求过程中没有很好的把握实用新型专利保护客体的边界，在后期授权过程中通过修改进行纠正是非常困难的。
2.3 确权和维权
由于专利法第二条属于专利法实施细则第六十五条所规定的无效宣告请求的理由，《指引》对如何判断“是否属于实用新型专利保护的客体”，结合审查指南的规定，提供了详细的示例，从而对使用该无效条款给出了更加明确的引导。
例如，对于表面图案、色彩结合的方案，指引明确如果产品结合图案的目的是以产品作为传播媒介，表达个性、美观，没有解决技术问题，则不属于保护客体。而对于富于美感的方案，如流线形轿车，其形状改进能够更好地克服风阻，解决了技术问题，则属于保护客体。
笔者认为，《指引》对于该无效理由的进一步的明确引导，有利于公众在评估实用新型专利的稳定性时，基于现有技术的“实质性”无效条款之外，将“不属于实用新型专利保护客体”作为的“形式性”无效条款作为一个好的选择。
三、现状分析
根据国家知识产权局审查注册月度登记报告[2]，2023年1-9月实用新型授权率同比下降25.49%。这说明实用新型的审查制度正在发生积极的变化，其审查趋于严格，对实用新型质量的要求也更高。
另外，笔者对以不符合专利法第2条第3款（即不符合实用新型专利保护客体要求）为由提起的无效请求进行分析，选取2020至2023年提起的无效请求案件28件，列出了案件的权利要求主题名称、是否成立、具体理由，如表1所示。
表1 2020-2023年 具有不符合实用新型保护客体的无效理由的部分无效案件 根据表1可以看出，在所选取的28件无效请求中，该项无效理由最终被采纳的有3件。3件最终被无效的实用新型分别涉及新材料（用于膜类产品包装的EVA无缝缓冲管201920481075.4）、新方法（扭力传感器电动起子201922383645.9）和自然存在物（窄型排水板快速沉降软地基的布局结构201720229949.8）。 尽管表1中的数据显示在2020-2023年期间包含以不符合实用新型专利保护客体作为无效理由的无效宣告请求案中该理由仅在少数案件中成立，但是，这并不能得出以该理由提起无效宣告请求成功率低的结论，反而，这恰恰说明了判断是否属于实用新型专利保护客体应基于明确的标准和严格的考量。
笔者认为，保护客体的无效理由是否成立的关键在于技术方案的创新点。如果技术方案的创新点是产品的形状和构造，则即使技术方案中涉及已知的方法或材料，该已知的方法或材料仅被认定为对技术特征的进一步限定，技术方案仍会被认为符合实用新型的客体要求。而如果技术方案的创新点包括方法（软件算法、工艺流程等）或材料，则会被认为不符合实用新型的客体要求。
面对我国实用新型专利的现状以及趋于严格的审查趋势，为了能够更好地保护创新主体的发明创造，笔者建议在前期专利申请阶段应基于对期望保护的方案的详尽分析来选择恰当的保护路径，例如通过外观设计、实用新型、还是发明来进行保护进行审慎评估。评估需要考虑的因素包括：判断所要保护的方案是否是技术方案、技术方案的发明创造高度、是否包含了不属于保护客体的内容、是否解决了技术问题等。尽管实用新型保护的是“小发明、小创造”，但并不意味着其对权利人的利益也是“小”的，对实用新型撰写质量要求应与发明专利具有同样的标准。如果由于撰写不当造成了实用新型专利无法授权，将对于创新主体的发展造成严重的影响。
除了在实用新型撰写阶段应注意上述问题之外，在实用新型初步审查阶段答复关于保护客体的审查意见通知书时，应注意对权利要求的修改方式是否能够克服不属于实用新型专利保护客体的缺陷、且不能引起新的缺陷。对此，创新主体难以通过常规的删除、合并权利要求的特征、以及修改说明书的方式克服该问题，如果能在原始说明书中找到符合保护客体的要求且适于并入权利要求中的特征，则可能克服关于保护客体的缺陷。这实际上进一步体现了实用新型专利撰写的重要性。在初期撰写工作中，不仅要避免在权利要求中写入不符合实用新型专利保护客体的技术特征，还要在专利说明书的撰写过程中把握好保护客体的边界，以符合要求的方式记载技术方案。
此外，由于专利法第二条属于无效宣告程序中的无效理由，对于实用新型而言，如果在初期准备申请文本时没有做足功课，以不属于实用新型专利保护的客体而获得授权，该实用新型专利也有可能基于该理由被无效掉。因此，创新主体应重视前期对技术方案的主要创新点的评估。如果主要创新点是产品的形状和构造，则可以申请实用新型专利，而如果主要创新点是方法（软件算法、工艺流程等）和材料，则不宜申请实用新型专利。
而且，作为已授权的实用新型专利的权利人，在提起侵权诉讼时，应审慎选择主张权利时所使用的实用新型专利。例如根据《指引》的具体示例，进一步评估保护客体对于实用新型专利稳定性的影响，避免维权损失。
此外，在依据不符合专利法第2条第3款有关实用新型客体规定成功地提起无效请求的案例中（参见表1中的5W124918、5W126933、5W127767），国家知识产权局对请求人的其他无效理由及证据不再予以评述。这意味着只要实用新型不符合客体的要求，即使其具有新颖性、创造性也会被宣告无效，这降低了请求人的举证难度。当请求人面对明显不符合实用新型客体要求的专利时，不必费力检索搜集对比文件等与现有技术相关的证据，仅需针对涉案实用新型专利本身描述的技术方案，例如论证该技术方案的主要创新点在于方法（软件算法、工艺流程等）或材料，即可以专利法第2条第3款为由宣告涉案专利无效。
因此，在面对以实用新型专利进行的侵权诉讼时，被诉侵权人可以依据《指引》对涉诉实用新型专利是否符合保护客体的要求，进行快速的初步分析以判断该专利的稳定性，从而在制定应诉策略时，能够更有效地通过无效这些“不规范”的实用新型专利来规避和消除风险。
参考文献：
[1] 国家知识产权局，《专利审查指南2010》（2019年修正），知识产权出版社，2020年3月第1版
[2] 国家知识产权局官网 https://www.cnipa.gov.cn/col/col61/index.html